Déchéance d'une marque

L’article 711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Ainsi, une marque, grâce à ses signes distinctifs, va permettre d’identifier avec facilité les produits ou services d’une entreprise dans le but de les distinguer de ceux de ses concurrents. Une identité unique est créée dans l’esprit des consommateurs. 

L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle énumère plusieurs critères permettant de s’assurer qu’un dépôt auprès de l’INPI pourra être effectué. 

Ne peuvent être alors enregistrées :

• une marque dépourvue de caractère distinctif ;

• une marque contraire à l’ordre public, à la morale ou aux bonnes mœurs ; 

• une marque trompeuse ; et

• une marque non disponible. 

Comme souligné précédemment, un formulaire de dépôt de marque de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) est à remplir en ligne. 

Est alors à renseigner l’identité : 

• des intervenants ;

• le type de marque ; et 

• les classes de produits et services. 

Protéger juridiquement sa marque est une étape d’une grande importance qui permet d’empêcher l’utilisation et l’exploitation de cette dernière par d’autres entreprises ou individus de manière frauduleuse ou abusive. 

Une fois la marque protégée, le propriétaire de celle-ci se voit conférer des droits exclusifs sur son utilisation au sein de la catégorie de produits ou de services spécifiée. Une action en justice peut être engagée sur la base de la violation de ces droits et permettre la réparation d’un préjudice en cas d’utilisation ou d’exploitation non autorisée de la marque. La victime présumée pourra ainsi agir en contrefaçon. 

La Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques précise dans son article 11 que : « 1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné (..) ».

Cela rejoint la la définition de de la déchéance d’une marque donnée par l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle. 

Ce dernier dispose qu’ « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. »

Ainsi, la déchéance de la marque est une sanction qui correspond à une perte des droits exclusifs du propriétaire sur sa marque. 

Par ailleurs, la déchéance peut-être seulement partielle puisque la déchéance peut ne concerner qu’une partie de l’enregistrement de la marque et non l'exclusivité des produits ou services.

✏️ À noter : la perte des droits exclusifs du propriétaire de la marque sur celle-ci ne veut pas dire qu’elle sera supprimée définitivement. 

L’action en déchéance pour défaut d’exploitation est demandée au juge judiciaire, n’est pas automatique et est prononcée lorsque son propriétaire n’a pas fait un usage effectif et sérieux de celle-ci dans les cinq années qui suivent son enregistrement, en référence aux produits ou services spécifiés lors du dépôt de la marque. Ainsi, la marque est grandement affectée par le non usage de cette dernière.

Pèse alors sur le titulaire des droits exclusifs de la marque une obligation d’un usage sérieux et réel de la marque. 

Une décision rendue par la Cour de cassation le 29 janvier 2013 (11-28.596) est venue rappeler que la marque a pour fonction de « garantir aux consommateurs ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque ».  Puis, un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union Européenne le 11 mars 2003 (C-40/01) a rappelé la définition d'un usage effectif et sérieux en soulignant qu'une « marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ».

L'usage de la marque doit se faire dans un contexte commercial pour identifier des produits ou services. Dans le cas où les produits ou services n'ont pas encore été mis sur le marché, le titulaire de la marque peut éviter de perdre ses droits, à condition que la commercialisation soit proche.

Il est donc conseillé pour une entreprise de remplir un dossier avec des preuves d’usage sérieux de sa marque afin de pouvoir se défendre lorsque litige intervient. 

En conclusion, dans le cadre d'une procédure en déchéance, plusieurs motifs peuvent être invoqués.

Par exemple, le défaut d'exploitation de la marque attaquée si la marque n'a pas été utilisée pendant une période de 5 ans sans raison valable, cela peut constituer un motif de déchéance ou encore l’absence d’usage sérieux de la marque qui se caractérise par le fait que le propriétaire de la marque n’a pas exploité cette dernière pendant cinq ans à la suite de son enregistrement ou par le fait que le propriétaire n’a pas exploité sa marque pendant cinq ans. 

La déchéance pour dégénérescence peut être caractérisée lorsque la marque est devenue usuelle ou dès lors que la marque devient trompeuse conformément à l'article L714-6 du Code de la propriété intellectuelle.

La déchéance d'une marque devenue usuelle dans le commerce du produit ou du service

Si la marque est devenue générique ou si elle est utilisée de manière courante pour désigner un produit ou un service en général, elle peut perdre son caractère distinctif et être sujette à déchéance. Victime de son succès, la marque devient commune. 

Par exemple, en 2004, la marque « Pina Colada » a été annulée par la Cour de cassation (02-10.505). Cette décision a été prise en raison de l'inaction totale de la société propriétaire de la marque face à l'utilisation courante de l'expression « pina colada » pour désigner un cocktail alcoolisé à base de jus de fruits.

La même chose se met en place lorsque la marque, au moment de son enregistrement ou par la suite, devient trompeuse quant à la nature, à la qualité ou à l'origine des produits ou services qu'elle désigne. 

Un autre arrêt peut venir illustrer la déchéance pour dégénérescence: rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal de l’Union Européenne (T-583/19). En 1999, la société ELECTROLUX a enregistré la marque « frigidaire ». Cette marque est par la suite devenue commune pour désigner un réfrigérateur. 

La déchéance d'une marque devenue trompeuse

La déchéance d'une marque peut être demandée lorsque les faits du titulaire de celle-ci la rendent trompeuse pour le public par rapport à la nature, la qualité ou l’origine géographique des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. Initialement, la marque était non trompeuse lors de son dépôt mais l'est devenue à la suite de son exploitation.

L'appréciation du caractère trompeur de la marque est réalisée au moment où l'action en déchéance est introduite.

La déchéance entraîne la perte du droit de marque pour l'avenir.

Le 21 janvier 2022, une décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris est venu rappeler que la déchéance d’une marque peut être caractérisée en raison de son usage devenu trompeur (retrouvez le commentaire de cette décision ici).

Depuis 2019, toute personne physique ou morale peut présenter une demande en déchéance, aucun intérêt à agir est à démontrer lorsque que la demande est fondée sur un motif absolu de nullité.